Регистрация торговой марки в США

Регистрация торговой марки(ТМ) в США

На территории Соединенных Штатов существуют два ключевых законодательных акта, обеспечивающих защиту исключительных прав владельцев торговых марок. Эти законы включают Закон Лэнхема (Lanham Act), также известный как Федеральный закон о торговых марках, принятый в 1946 году, который регулирует процесс регистрации торговых марок, и Федеральный закон об ослаблении торговой марки, вступивший в силу в 1996 году.

Оглавление:

• Кому нужна торговая марка (ТМ) в США?
• Зачем нужна торговая марка (ТМ) в США?
• Процедура регистрации ТМ в США;
• Особенности регистрации ТМ в США;
• Наши услуги при регистрации торговой марки в США;
• F.A.Q.

Кому нужна торговая марка (ТМ) в США?

Регистрация торговой марки в США критически важна для:

• Компаний, ведущих бизнес в США – без федеральной регистрации вы не сможете защитить бренд на всей территории страны
• Производителей товаров, особенно в сфере технологий, моды и FMCG – американский рынок наиболее подвержен контрафакту
• Стартапов, планирующих привлечение инвестиций – зарегистрированная ТМ увеличивает стоимость компании
• Франчайзеров – федеральная регистрация обязательна для развития франшизы в США
• Онлайн-бизнесов, работающих с американскими клиентами – защищает от киберсквоттинга и блокировок на Amazon/eBay
• Авторов и медиаперсон – регистрация имен и персонажей (например, "Dr. Evil" Майка Майерса)

Зачем нужна торговая марка (ТМ) в США?

•Национальная защита – исключительные права действуют во всех 50 штатах.
•Пресечение контрафакта – таможенная запись (Recordation) позволяет блокировать подделки на границе.
•Возможность взыскания ущерба – до $2 млн за умышленное нарушение по закону Lanham Act.
•Упрощение онлайн-торговли – платформы типа Amazon Brand Registry требуют регистрации USPTO.
•Налоговые преимущества – ТМ можно амортизировать как нематериальный актив.
•Основа для международной экспансии – приоритет при регистрации в других странах.
 

Процедура регистрации ТМ в США;

Процесс включает несколько шагов:

Шаг 1: Анализ обозначения на предмет возможности охраны, выявление идентичных и похожих торговых марок с более ранним приоритетом. Этот процесс выполняется с использованием официальных баз данных регистрационного органа с привлечением национального патентного поверенного, имеющего доступ к необходимым ресурсам.
Шаг 2: Выбор оснований для регистрации торговой марки в США из предложенных вариантов. Затем составляется комплект документов, подтверждающих наличие права на регистрацию торговой марки.
Шаг 3: Подача заявки на регистрацию торговой марки. Эта процедура обязательно должна выполняться с участием американского национального патентного поверенного, обладающего сертификатом в сфере защиты торговых марок. Сам заявитель (если он не является резидентом США) или его представитель не имеют права подавать заявку, поскольку закон запрещает это.
Шаг 4: По факту принятия заявки в USPTO, Экзаменатор осуществляет формальную проверку заявки на предмет её соответствия законодательным требованиям.
Шаг 5: Экспертиза заявки на регистрацию ТМ на правомерность подачи и возможные препятствия для регистрации. Если на этом этапе получен отказ, у заявителя есть возможность обжаловать решение в течение шести месяцев с помощью национального патентного поверенного.
Шаг 6: Официальная публикация заявки на торговую марку в еженедельной рассылке USPTO. В течение 30 дней любые лица могут направить в регистрационный орган возражения против регистрации ТМ. Заявитель через своего патентного поверенного может ответить на эти возражения.
Шаг 7: Регистрация торговой марки и получение сертификата. Если заявка была подана на основе намерений использовать ТМ в коммерческих целях, заявителю выносится решение о регистрации. После подтверждения начала использования торговой марки регистрационным органом выдается сертификат о регистрации.

Особенности регистрации ТМ в США

•Система "Use in Commerce" – для большинства заявок требуется доказательство реального использования
•Intent-to-Use – возможность зарезервировать ТМ до начала использования.
•Классификация по USPTO – 45 классов с уникальными для США подкатегориями
•Требования к образцам – для подтверждения использования ТМ в США будет необходимо предоставить образец в виде фото товара, скриншота сайта, или приложения.
•Необходимость местного представителя – для иностранных заявителей обязателен адвокат, лицензированный в США
•Поддержание регистрации – необходимо подтверждать использование каждые 5-10 лет

Наши услуги при регистрации торговой марки в США;

Law & Trust International предлагает комплексное решение:

•Проведение поиска относительно уровня индивидуализации торговой марки по базе данных USPTO с подготовкой анализа возможности регистрации ТМ в её текущем формате;
•Разработка стратегии – выбор между 1A (использование) и 1B (Intent-to-Use), помощь с международной регистрацией в будущем;
•Подготовка заявки – включая профессиональные образцы использования;
•Мониторинг заявки.
Дополнительные услуги:
•Ответы на Office Actions – 92% успешного преодоления возражений экспертизы;
•Таможенная запись – внесение в базу CBP для блокировки контрафакта;
•Мониторинг нарушений – программа Watch Service с ежегодными отчетами.

F.A.Q.

Как "доктрина отмирания" (genericide) влияет на известные бренды в США, и какие неочевидные признаки могут к этому привести?

Риски возникают, когда название начинает использоваться как глагол (пример: "to google»). Бренд доминирует на рынке (свыше 75% доли). В СМИ и рекламе отсутствует четкое обозначение торговой марки(™ или ®).

Можно ли зарегистрировать в США торговую марку, содержащую имя известного персонажа, но не защищенный авторским правом?

Да, но с ограничениями - персонаж должен быть существенно изменен. Необходимо доказать "вторичное значение" (secondary meaning). Особенно сложно с персонажами фольклора и мифологии. Лучшая стратегия - комбинированная ТМ (имя + уникальный логотип).

Как регистрируются "зонтичные" марки (umbrella brands) в США, и какие подводные камни существуют?

USPTO требует четкого разделения "зонтичного" бренда и продуктовых линий. Необходимо указывать все суббренды в описании. Основной риск - признание ТМ "дескриптивной" для части товаров. Рекомендуется регистрировать основную ТМ в классе 35 (рекламные услуги).