Новости: Как зарегистрировать именной бренд и избежать отказа?

Как зарегистрировать именной бренд и избежать отказа?

Сегодня имя и фамилия для владельца бизнеса - не только данные в паспорте, но и способ выделить свою продукцию на рынке. Однако, недостаточно быть их носителем, чтобы увековечить торговую марку (товарный знак). Только регистрация товарного знака предоставляет монопольное право использовать какое-либо наименование в отношении услуг или продукции. Данное правило распространяется в том числе на словесные ТМ, которые содержат имя или фамилию. Пренебрежение этим правилом может привести к отказу в регистрации или судебному разбирательству с правообладателем торговой марки, содержащей идентичное наименование. Чтобы избежать подобных негативных последствий для Вашего бренда, следует учесть нюансы, связанные с его регистрацией.

Практика показывает, что за последние несколько лет противостояния брендов и их «однофамильцев» участились. TheFashionLaw сообщает, что в 2018 году японский предприниматель Кензо Тсуджимото получил отказ зарегистрировать торговую марку Kenzo Estate. В процессе экспертизы обозначения было установлено, что фамилия предпринимателя идентична известному бренду KENZO. В данном случае деятельность предпринимателя под брендом Kenzo Estate ввела бы публику в заблуждение, поскольку ассоциировалась бы в первую очередь с продукцией KENZO. При подобных обстоятельствах отказ зарегистрировать именную ТМ получил и предприниматель Уберто Гуччи. Правнук основателя итальянского модного дома Gucci пожелал зарегистрировать именной товарный знак в США. Однако, юристы модного дома подали возражение относительно такой регистрации. По их мнению, ТМ Uberto Gucci приведет к «размытию» уже зарегистрированного бренда. Тем самым идентичная торговая марка введёт а заблуждение потребителей относительно взаимосвязи двух обозначений, которые содержат идентичное наименование. Не увенчались успехом и попытки американской предпринимательницы Шанель Джонс использовать собственное имя в названии Chanel’s Salon - собственного спа-салона. По утверждениям юристов Chanel, такое нарушение прав на торговые марки модного дома ведёт к получению выгоды от репутации всемирно известного бренда. С февраля 2015 года предпринимательница прекратила использовать слово «Chanel» в названии салона.

Как правило, попытка зарегистрировать именной бренд при наличии идентичной или схожей торговой марки сопровождается отказом. Так, ведомство может отказать в выдаче свидетельства на именую ТМ по таким причинам:

• введение в заблуждение публики;
• «размытие» известного бренда, зарегистрированного ранее;
• получение материальной выгоды за счёт известных торговых марок со схожим либо аналогичным наименованием.

При указанных выше обстоятельствах решающим стало совпадение фамилий предпринимателей и названий модных брендов. Однако, решающее значение при регистрации торговой марки имеет принцип первенства. Применение данного принципа зависит от конкретной юрисдикции, где заявитель желает получить свидетельство на именную ТМ.

«Первенство в использовании» означает, что право на ТМ имеет лицо, которое первым начало использовать конкретное обозначение для товаров либо услуг (США).

«Первенство при подаче заявки» - обладателем прав на товарный знак считается лицо, которое первым подало заявку и все необходимые документы для регистрации ТМ(большинство стран ЕС, Япония, Китай).

Так, согласно законодательству США, даже если лицо не регистрирует ТМ, но использует обозначение для услуг или продукции раньше других, оно будет иметь приоритет в случае спора о наличии прав на обозначение. Использование Кензо Тсуджимото, Уберто Гуччи или Шанель Джонс именных брендов на территории США считалось бы правомерным в случае, если они начали действовать под этими фирменными наименованиями раньше других.

В большинстве юрисдикций не запрещено вести коммерческую деятельность под собственным именем. Однако, данное право не является абсолютным. Например, ИП Воронин может заниматься пошивом мужской одежды на заказ. Но если данный предприниматель пожелает обозначить свою продукцию товарным знаком «Voronin» в классе 25 (одежда), ему будет отказано в регистрации именного бренда на территории США. Во-первых, одноимённое обозначение уже используется в данной юрисдикции. Во-вторых, в стране уже получено свидетельство на ТМ «Voronin» в том же классе. Таким образом, действует принцип первенства.

Что делать, если идентичная торговая марка уже зарегистрирована?

Только обладатель прав на ТМ может разрешать или запрещать другим её использование. Подобная процедура применяется и в случае, когда Вы хотите зарегистрировать ТМ, идентичную имени известной личности. Например, в 2014 году патентное ведомство США отказало в регистрации наименования Pink Putin, поскольку заявитель не предоставил соответствующего разрешения от политика.

Следует отметить, что данное правило применимо только если имя или фамилия заявителя идентичны именам и названиям, известным широкой публике. Если к фамилии или имени предпринимателя не применим критерий «широкой известности», основанием для отказа зарегистрировать ТМ может служить наличие схожих обозначений в определённом классе Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). Например, если лицо желает получить свидетельство на именную ТМ в 14-м классе (ювелирные изделия), но аналогичный товарный знак уже зарегистрирован для сети заведений общественного питания (класс 43), наличие аналогичного названия не может служить поводом для отказа в регистрации.

Безусловно, каждый случай индивидуален. Конкретные ограничения зависят от наличия схожих торговых знаков и их известности публики. Также важно законодательство страны, где Вы желаете получить свидетельство на товарный знак. Например, в странах Южной Америки сходство Вашего именного обозначения с одной из ключевых фигур коммунистической партии не будет препятствовать регистрации Вашей ТМ. Однако, в ряде стран бывшего СССР вы можете столкнуться с отказом. Например, в Украине с апреля 2015 года не подлежат регистрации товарные знаки, которые содержат фамилии или имена бывших руководителей Коммунистической партии времён СССР. Поэтому для избежания отказа и других негативных последствий в отношении именного бренда следует провести предварительный поиск среди торговых марок, а также изучить законодательство юрисдикции, где Вы желаете получить свидетельство на ТМ.